本文作者：上海市第二中级人民法院民五庭 胡宓

一、涉及进口贸易的商标侵权纠纷问题

（一）背景材料

案例一

原告在中国境内享有某注册商标专用权，原告认为被告未经许可冒称其为原告的中国特约销售商，在网站、名片等宣传资料上使用原告注册商标，并非法销售假冒产品，被告的行为构成商标侵权及不正当竞争，故诉至法院请求判令停止侵权、赔偿损失。经法院查明，被告销售的产品来源于该产品唯一生产厂商一家美国公司，即其销售的产品来源于合法生产商，被告通过该美国公司代理商购得，在境内销售时对原包装上的标识不予变动，不附加其他材料。原告亦认可其销售的商品也来源于该美国公司，在境内销售时对原包装上的标识不予变动，另附保修卡上标明原告的注册商标。此外，原、被告和该美国公司之间均无关联。

案例二

原告是涉案注册商标的商标权人，原告认为被告未经授权对外宣称其为原告的总经销商，在中国以直营或特许加盟形式开展经营活动，并在上述经营活动中使用原告注册商标和企业名称对外销售商品，因此诉至法院要求判令被告停止侵权、赔偿损失。后经被告抗辩及法院相关事实查明：①被告销售的商品系来源于原告的母公司，即被告销售的是原告的正牌商品；②原告的母公司系通过一个中间商对外销售清仓货物，并且签订有《库存出售协议》，对中间商的转售行为进行了约定限制，即被告再从中间商进货后只能进行传统的零售业务，不得批发销售；③被告实际上进行了对外批发销售上述商品行为，但不存在开展特许加盟的行为，被告的零售商在销售过程中使用了原告的注册商标。

（二）需要讨论的问题

1. 在原、被告销售的商品均来源于国外同一生产商的情况下，原告作为国内的注册商标专用权人能否限制被告进口销售同样的商品，也即被告的行为是否构成商标侵权？

一种观点认为被告的行为构成商标侵权，主要理由是：根据商标地域性原则，即商标权人依据各国法律规定，分别取得独立的商标权，同一商标在各国取得的商标权的效力仅在各国法律所及的领域内得到承认，商标地域性原则意味着同一个商标在两个国家归属于两个不同的法律主体是正常现象。在本案中，原告是我国法域内的注册商标专用权人，即使被告销售的商品是真品，但商标的识别功能是识别商品来源，不是识别商品真假，不能把商品的真假等同于商品来源的真假，因此从维护商标在先注册制度的角度出发，被告进口销售商品的行为仍然构成对原告享有的注册商标专用权的侵害。

另一种观点认为被告的行为不构成侵权，主要理由包括：1.被告销售的商品有合法来源，不会构成混淆。被告销售的商品和原告销售的商品均来源于同一生产商美国公司，且被告在销售的过程中没有改变包装标识，其销售行为没有造成相关公众的误认和混淆，因此，被告不构成商标侵权。2.在先使用抗辩。本案中，由于涉案的注册商标来源于国外，在国外的注册商标权利人有证据证明其在我国境内在先使用并已经具有了一定的知名度的情况下，国内的注册商标权人可能存在恶意抢注他人商标的情况，其无权禁止国外的商标权人在国内销售其生产的商品也无权禁止他人销售来源于该国外商标权人的商品。3.根据商标权国际用尽原则，不构成侵权。有观点认为该案例的情况属于平行进口，因此根据商标权国际用尽原则，商标权人许可将其有效商标标示在商品或服务上，在商品或服务第一次投放市场后,商标权权利人的权利已经用尽，只要未改变商品的标识、商品的质量，商标权人在第一次销售其商品后在整个国际市场上已经丧失了再次销售的控制权，在这种情况下，被告的进口行为便是合法合理的，商标权人无权禁止。

2. 对于被告从与国内商标权人的国外关联公司处合法进口商品但超约定范围销售的行为应当如何认定？

一种观点认为被告的销售行为构成商标侵权。主要理由是：虽然被告销售的商品系来源于原告母公司，但是根据《库存出售协议》以及授权书对于转售行为的限制，即被告只能零售相关商品，被告却超出了上述授权范围进行了批发销售，会对原告的商标声誉产生影响，因此仍然构成商标侵权。

另一种观点认为被告的销售行为不构成商标侵权。主要理由是：被告销售的商品是正牌商品，虽然根据《库存出售协议》的规定，被告的行为超出授权范围，属于违约行为，但该销售行为本身并不会造成相关公众混淆、误认，因此不构成商标侵权。

二、涉及出口贸易的商标侵权纠纷问题

（一）背景材料

案例一

原告是中国某注册商标权利人，原告认为被告未经许可委托加工厂生产标有该商标标识的产品，并出口销售的行为侵犯了原告的注册商标，故要求法院判令被告停止侵权、赔偿损失。被告辩称，其系国外与上述注册商标相同的商标持有人在中国指定的定牌加工商代理人，认为国外商标权人在国内进行定牌加工，并将产品直接出口国外的行为，不会对国内的商标权人造成损害，不属于商标侵权行为。被告对于国外商标权人的权利证书尽到了审查义务，国外商标权人也针对国内的注册商标向商评委提出了商标权异议。另外，与本案关联案件曾有一、二审判决，认定定牌加工行为属于商标侵权行为。最终，本案调解结案。

案例二

原告是某知名服饰相关注册商标的商标权人，被告一伪造授权书委托被告二生产使用涉案商标的羽绒服。此后，被告二又委托被告三生产涉案羽绒服；继而，被告三再委托被告四生产涉案羽绒服；最终，被告四生产了使用涉案商标的羽绒服。然后，被告二从被告四处提取涉案羽绒服，并根据被告一的指示将上述涉案羽绒服出运至美国，由被告一对外销售。在上述过程中，被告二和被告三作为承揽方对于授权书的内容没有尽到审查义务。

（二）需要讨论的问题

1.定牌加工行为的定性问题。

一种观点认为定牌加工行为不属于商标侵权行为。主要理由是：首先，商标是使用在商品上的一种标志，如果一个标识不是用在商品上，则不能称之为商标，只是一种符号或者图案及其组合；当产品未转换为商品并投放市场时，还不能称之为商标。因为只有商品进入流通领域后，产品上的标才能称之为商标。就定牌加工而言，加工承揽人在其制造定牌加工的产品上进行贴标，只是加工行为中的一个环节，是在履行委托义务，况且，此时的加工产品还未进入流通领域，并不是商品。其次，商标的基本功能是为了区分或者识别同类商品的来源即不同的生产者。商标法上的商标使用，应当是与商品流通相联系的使用，即强调了商标使用者在商业活动中连续和真实使用，以该商标得以区分商品或服务来源为目的的使用。在定牌加工的合同关系中，加工承揽人按照委托人的要求将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工承揽行为的一部分，而且加工承揽人并不销售加工产品，而是将产品全部交付委托人，其行为不构成商标法上的商标使用。最后，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。涉案产品全部出口至委托方或委托方指定的国家，未在中国境内销售，未对商标权人造成损害及损失，也不会造成国内相关公众的误认和混淆。

另一种观点认为定牌加工行为属于商标侵权行为。主要理由是：根据我国《商标法》第五十二条第（一）项之规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，构成商标侵权。定牌加工行为是否构成商标侵权，首先要判断的是贴牌行为是否是一种商标使用行为，加工承揽人在未经注册商标权人许可的情况下，在同一种商品或类似商品上贴附了与该注册商标相同或者近似的商标，这种行为在法律上是属于商标权利人控制的范围，即只有商标权人以及其许可的人才能在商品上贴附相应的商标，无论在该商品进入的流通领域是否会产生真正的混淆，但只要客观上存在商标混淆、误认的可能，该贴牌行为就属于商标使用行为，未经商标权人许可的商标使用行为即属于商标侵权行为。

第三种观点认为定牌加工行为不能一律认定为商标侵权行为，也不能一律认定为不构成商标侵权，而应该分情况讨论。主要理由是：从商标的地域性以及强调国家主权的角度来看，为了防止我国由于产业结构问题沦为山寨产品制造地，在判断定牌加工行为是否合法时应当结合我国目前的司法政策，考虑商标的授权情况是否真实、国内商标的知名度和境外或者输出国的商标知名度以及市场状况、国内外商标权人之间是否存在代理、合作关系等因素，对于加工承揽方在主观上有无侵权的主观恶意也应当有所考量，尤其要对于涉及知名度、市场化程度较高的商标的贴牌加工行为苛以更高的注意义务，如果加工承揽方在主观上有恶意或者较大的过错，则仍然倾向于认定其行为构成商标侵权。

2.如何确定加工承揽方合理必要的审查义务？

一种观点认为，加工承揽方要尽到比较全面的审查义务，除了要对相关的商标证书及授权委托手续进行审查外，还要对在国内的他人在先注册情况履行审查义务。比如，通过国家商标局作相关的委托加工使用的商标的官方查询，以便确定是否存在相同或者近似的在先注册商标，判断是否构成商标侵权。

另一种观点认为，加工承揽方的审查义务不宜过高，加工承揽方在接受承揽工作时，只要对于委托方提供的商标注册证书、授权书等进行审查，即尽到了合理必要的审查义务。若还要对在国内的他人在先注册情况履行审查义务，无异于加重了加工承揽方的负担。如若加工承揽方对国内的他人在先注册情况审查不到位，就要承担定牌加工的侵权责任，将会导致我国对外贸易发展遭受巨大损害。